Свидетельство на руках. Кажется, больше никто и никогда не сможет забрать у вас товарный знак. К сожалению, все не так однозначно. После регистрации вы получаете исключительные права на заявленное обозначение, но шансы «забрать» ваш товарный знак остаются, если вы не будете следовать установленным правилам.
Как не потерять товарный знак, если вы уже прошли регистрацию и стали правообладателем, расскажем в этой статье.
Причины аннулирования
Правовая охрана обозначения действует 10 лет с момента подачи заявки на регистрацию, потом нужно продлить этот срок. Лишить прав могут раньше.
Две главные причины:
нарушения законодательства со стороны владельца обозначения;
заинтересованность конкурентов.
Основания для аннулирования регистрации:
Зарегистрированное обозначение не используется в установленной сфере деятельности в течение 3 лет. Роспатент не проверяет этот факт. Для аннулирования конкуренты должны заинтересоваться обозначением и изъявить желание зарегистрировать его на себя. Сначала заинтересованное лицо должно обратиться к правообладателю и попросить по собственному желанию отказаться от бренда. На обдумывание ответа дается 2 месяца, после чего конкурент может обратиться в СИП. Если вы используете товарный знак, направьте доказательства в адрес заинтересованного лица или представьте их суду.
Коллективный знак используется на товарах без единых характеристик. Обязательное условие для аннулирования по этому основанию – обращение заинтересованного лица, то есть конкурента. Решение может быть вынесено для всех классов МКТУ, одного или нескольких. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.
Коллективный товарный знак – это обозначение, зарегистрированное на объединение юрлиц.
Предприятие-правообладатель прекратило действие. В Роспатент может обратиться любое лицо. Почти полгода уходит на рассмотрение заявления. В результате регистрация аннулируется. Автоматически при прекращении деятельности юрлица и ИП Роспатент регистрацию не аннулирует. В реестр есть товарные знаки, правообладатели которых уже прекратили свое действие, но патентное ведомство об этом не знает.
Конкуренты начали использовать зарегистрированное вами обозначение в качестве фирменного наименования раньше вас. Для аннулирования по этому основанию нужно представить ряд доказательств. Учитываются все обстоятельства: от активности использования обозначения обеими сторонами до мотивов регистрации.
Зарегистрирован «краденый» логотип, а автор об этом узнал. Если даже вы заказали у дизайнера логотип и оплатили ему работу, это не гарантирует, что он не предъявит претензию. Для законного владения логотипом нужно, чтобы по договору автор передал вам исключительные права на произведение. Причем авторов может быть несколько: изображение создал один дизайнер, а шрифт – другой.
Случай из практики:
В 2022 году СИП признал незаконным предоставление правовой охраны товарному знаку, потому что заявитель не обладал исключительным правом на фрагмент произведения дизайна. То есть несколько лет обозначение было под охраной, а потом его аннулировали из-за обращения автора. Это огромные убытки для бывшего владельца обозначения.
Произошла реорганизация юридического лица. Любые изменения должны быть зафиксированы в реестре Роспатента. Пока этого не произошло переход интеллектуальной собственности недействителен даже при наличии договора между сторонами.
Используется товарный знак не в том виде, в котором он зарегистрирован. В этом случае считается, что зарегистрированное обозначение вовсе не используется, а используемое – не защищается. Значит, товарный знак могут аннулировать в связи с продолжительным неиспользованием, а за использование видоизмененного варианта могут привлечь к ответственности, если эти действия нарушат права других лиц.
Используется товарный знак в неуказанных классах МКТУ. Допустим, вы зарегистрировали обозначение в 16 классе для производства печатной продукции, но в итоге стали заниматься организацией путешествий, что соответствует 39 классу. Значит, ваш товарный знак может быть аннулирован из-за неиспользования в 16 классе, а правообладатель тождественного или сходного обозначения из 39 класса может предъявить вам претензию.
Товарный знак вошел во всеобщее употребление. Есть обозначения, которые используются всеми производителями для указания на вид продукции: например слово «Сметана». Его нельзя зарегистрировать. Однако иногда во всеобщее употребление слово входит уже после регистрации. Для аннулирования необходима инициатива заинтересованного лица.
Случай из практики:
Когда-то слово «Thermos» было товарным знаком компании King-SeeleyThermosCo. Позже оно стало использоваться для обозначения посуды, обладающей теплоизоляционными свойствами. Товарный знак аннулирован в ходе судебного разбирательства.
Правообладатель не зафиксировал переход прав к другому лицу, что вводит потребителей в заблуждение. Иск подает заинтересованное лицо. Ситуация может быть следующей: правообладатель заключил лицензионный договор с другой компанией, она производит аналогичные товары, качество не соответствует, потребители не понимают, в чем дело, ведь товарный знак не изменился. В реестре изменений не зафиксировано.
Перечень оснований для аннулирования обширен. Опасностей для бизнеса много. Для того чтобы исключить потерю товарного знака, мы подготовили ряд рекомендаций.
Рекомендации о том, как не потерять товарный знак
Придерживаясь этих правил, вам удастся сделать правовую охрану товарного знака нерушимой преградой для происков конкурентов:
При регистрации выбирайте такие классы МКТУ, в которых вы планируете работать в ближайшие 3 года.
Случай из практики:
Российский СИП 21 ноября 2022 года принял к производству иск от компании из Китая Smart International Distribution Limited (SIDL) к компании из Великобритании Dyson Technology. SIDL хочет оспорить регистрацию обозначений Dyson, Dyson Ball, «Дайсон», «Дисон». Бренд не продает в России с весны 2022 года. Товары ввозят по параллельному импорту. Dyson Technology придется доказать, что в течение 3 лет они использовали товарные знаки в России во всех классах МКТУ и относительно указанных товаров, иначе регистрацию аннулируют в целом или для отдельных видов деятельности. Рассмотрение назначено на 5 июня 2023 года. Ранее Smart International Distribution Limited (SIDL) уже пыталась отобрать обозначение у бренда Xiaomi. В одном из классов регистрацию им удалось оспорить.
Проверьте перед регистрацией обозначение в реестре фирменных наименований компаний в вашей сферы деятельности. Убедитесь, что начали использовать в работе обозначение раньше.
Перед регистрацией логотипа получите от автора исключительные права посредством заключения договора с указанием такого условия.
После регистрации обозначения обязательно используйте его, например в рекламе, при маркировке товаров, на вывесках, визитках, документах, в доменном имени или в социальных сетях. При этом одного упоминания в домене или в названии сообщества ВКонтакте может быть недостаточно.
Случай из практики:
В 2018 году компания Media-Saturn-HoldingGmbH аннулировала регистрацию товарного знака «Медиамаркт», принадлежащего индивидуальному предпринимателю. В суде представители истца указали, что развивают бренд «MediaMarkt», а уже зарегистрированное обозначение мешает получить правовую охрану. ИП использовал товарный знак в доменном имени, но суд признал этот факт недостаточным доказательством и удовлетворил требования компании Media-Saturn-HoldingGmbH.
Если не получается использовать обозначение в указанных классах, передайте его другому лицу по лицензионному договору. Убедитесь, что оно действительно используется в работе.
Перед тем, как закрыть юридическое лицо, передайте товарный знак другому правообладателю.
При реорганизации юридического лица передайте товарный знак по договору отчуждения и внесите изменения в реестр.
Используйте товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован.
Используйте обозначение только в тех классах МКТУ, в которых оно зарегистрировано.
Иногда правообладатели забывают продлить срок правовой охраны. Напомним, что нужно сделать это в последний год ее действия. Срок правовой охраны исчисляется с момента подачи заявки в Роспатент. Спустя 9 лет после этого можно начинать процедуру продления, чтобы не упустить время. В течение 70 дней после подачи заявки на продление Роспатент даст ответ.
Если патентное ведомство отказало в продлении охраны, обратитесь в Палату по патентным спорам и в Суд по интеллектуальным правам для обжалования.
Оставаться правообладателем зарегистрированного товарного знака – легко, если знаешь основания аннулирования и применяешь превентивные меры защиты от досрочного прекращения охраны обозначения.
