Не всегда обладатели товарных знаков — добросовестные лица. Довольно часто встречаются в настоящее время те, кто решил зарабатывать на так называемом «патентном троллинге». От этого страдают предприниматели, которым неожиданно приходят иски и претензии. Несмотря на то, что суд иногда поддерживает сторону предпринимателей, нужно знать, на что обратить его внимание, какие признаки говорят о злоупотреблении правом.
Меня зовут Юрий Горбачев. За свою многолетнюю практику в защите интеллектуальной собственности я сталкивался с сотнями случаев, когда предприниматели теряли деньги, время и репутацию из-за недобросовестных игроков на рынке товарных знаков. В статье я расскажу:
как отличить законное требование от злоупотребления правом;
какие схемы используют «патентные тролли»;
что делать, если бизнесу угрожают необоснованные претензии.
Почему это касается каждого предпринимателя?
Прямо сейчас в нашей стране идут тысячи судебных и досудебных разбирательств по товарным знакам. Товарный знак перестал быть только средством индивидуализации. Теперь это мощный инструмент для борьбы с конкурентами и заработка, конечно, не всегда честного.
Появилось множество правообладателей, которые регистрируют обозначения не с целью использовать его для своих товаров и услуг, а чтобы «взимать дань» с тех предпринимателей, которые вовремя не позаботились о защите своего бренда.
Не стоит думать, что малый бизнес все это не касается, потому что никто не захочет взыскивать компенсации с небольшого ИП, который «тихо» торгует в небольшом городе. Обычно тролли делают фокус именно на стартапах и малых компаниях, которые не могут позволить себе судиться. Они требуют компенсации, понуждают к заключению договора отчуждения или лицензионного договора.
Что такое злоупотребление правом на товарный знак?
Злоупотребление правом на товарный знак — это когда владелец товарного знака использует свои права не в целях защиты законных интересов, а для создания искусственных препятствий для конкурентов или получения неправомерной выгоды.
Все просто. Некоторые регистрируют названия, логотипы не для того, чтобы защитить свой бренд, а чтобы «стричь деньги» с тех, кто работает честно.
«Красные флаги» злоупотребления правом на товарный знак: как распознать угрозу?
Если пришел иск или претензия, следует внимательно изучить документ и разобраться в ситуации. Возможно, вы действительно использовали чужой товарный знак, но это не значит, что правообладатель всегда прав.
Разберем «красные флаги», которые должны насторожить и дать возможность отстоять свое обозначение:
Правообладатель не использует товарный знак для индивидуализации своих товаров и услуг, то есть не использует обозначение по его прямому назначению. При ответе на претензию и в суде можно обратить внимание на то, что знак зарегистрирован только для того, чтобы заработать на компенсациях.
Тролль владеет десятками товарных знаков в разных категориях без реального использования. Такая массовая регистрация ТЗ — распространенная практика среди троллей, на что тоже стоит обратить внимание.
Правообладатель требует выплаты «здесь и сейчас», без попыток диалога. Агрессивные претензии без переговоров «тролли» используют, чтобы быстрее достичь главной цели — получить деньги.
У правообладателя нет реального бизнеса, сайта, продукции, соцсетей, но зато он пачками направляет претензии небольшим ИП, самозанятым и другим представителям «настоящего» бизнеса.
Прошло 3 года с того момента, когда правообладатель последний раз использовал товарный знак. Если обладатель товарного знака не может продемонстрировать активное использование знака, это может служить основанием для оспаривания его прав.
Правообладатель использует товарный знак фиктивно. Например, заключил лицензионный договор с аффилированным лицом, чтобы создать видимость использования товарного знака.
Правообладатель постоянно участвует в судебных разбирательствах и фактически занимается только этим, действуя по одной заранее заготовленной схеме.
Правообладатель зарегистрировал товарный знак и сразу же подал претензию, хотя вы начали использовать обозначение задолго до момента подачи им заявки в Роспатент.
Правообладатель уже проигрывал суды с признанием недобросовестности его действий и злоупотреблений. В этом случае нужно внимательно изучить предыдущие дела, чтобы понять, насколько подобная тактика применима к вашей ситуации.
Законные требования обычно основываются на фактическом использовании товарного знака в коммерческой деятельности. Если владелец знака активно использует его для продажи товаров или услуг и может это доказать, то его претензии, скорее всего, будут законными.
Добросовестный владелец, вероятно, будет готов к диалогу и разрешению спора о товарных знаках. Патентные тролли, как правило, действуют агрессивно и не идут на компромиссы.
Понять, добросовестно или нет действует правообладатель на практике непросто. Нужно оценивать все обстоятельства в совокупности и строить линию защиты, опираясь на конкретные факты. Судебные решения по товарным знакам неоднородны.
Как защитить свой бизнес от злоупотреблений?
Представим ситуацию:
Пришла претензия от правообладателя товарного знака, которым вы пользуетесь в коммерческих целях. Что делать?
Не паникуйте и не платите сразу. Многие предприниматели в шоковом состоянии сразу пытаются удовлетворить требования правообладателя, чтобы не потерять свой бизнес, но это не всегда верная тактика. Сначала потребуйте документы: свидетельство о регистрации ТЗ, доказательства использования знака правообладателем.
Проверьте ТЗ. Действителен ли он? Есть ли у правообладателя регистрация в вашей категории товаров/услуг?
Проведите оценку своих действий. Действительно ли вы нарушили права на чужой товарный знак? Есть ли сходство между двумя обозначениями?
Проанализируйте ситуацию на предмет наличия нарушений в действиях правообладателя. См. «Как распознать угрозу: формы злоупотребления правом на товарный знак?».
Изучите практику с участием правообладателя. Посмотрите, сколько судов он выиграл / проиграл, на что обращал внимание суд, сколько разбирательств было инициировано за последние 2-3 года?
Действуйте исходя из полученной информации. Если в действиях правообладателя нет признаков злоупотребления, верным решением будет договориться о мирном разрешении конфликта и снижении компенсации. Если есть подозрения, что правообладатель действует недобросовестно, выбирать нужно уже другую тактику: оспаривать регистрацию, заявлять о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении в ФАС и т.д.
Обратитесь к специалисту по интеллектуальной собственности для получения профессиональной помощи. Юрист сможет оценить шансы на мирное урегулирование и победу в суде, а также подготовить необходимые документы и представить вашу позицию в диалоге с оппонентом.
Наша практика:
Ситуация № 1
Магазин детских товаров на ВБ получил претензию от «тролля», который решил сыграть на отсутствии знаний у предпринимателя о товарных знаках. «Тролль» зарегистрировал ТЗ в 19 классе в отношении стройматериалов.
Клиент обратился к нам. Он думал, что действительно нарушил чужие права, но компенсацию хотел снизить, она слишком била ему «по карману». Но когда мы изучили все детали, стало понятно, что о компенсации речь не может идти в принципе.
Мы сформировали ответ, в котором отказали «троллю», так как товары не конкурируют. Товарный знак клиента сразу же подали в Роспатент для регистрации в 12 классе МКТУ.
Ситуация № 2
Стартап в сфере IT получил претензию из-за названия приложения. Когда мы разобрали ситуацию, выяснилось, что «тролль» не использовал товарный знак уже более 3 лет в интересующих нас классах МКТУ.
Мы доказали этот факт и аннулировали товарный знак, а потом снова зарегистрировали уже на нашего клиента в Роспатенте. Тут важно помнить, что если товарный знак не используется 3 года, его можно аннулировать.
Конечно, вопрос о наличии или отсутствии злоупотребления разрешается судом индивидуально с учетом всех обстоятельств дела. Нельзя гарантировать, что при неиспользовании товарного знака истцом в течение 3 лет суд обязательно встанет на сторону ответчика. Именно поэтому важно аргументировано представить суду позицию — в этом и есть сложность разрешения таких споров.
Вывод
Злоупотребление исключительным правом на товарный знак, включая патентный троллинг, — это серьезная угроза для предпринимателей. Нужно знать признаки такого поведения и быть готовым к возможным конфликтам, чтобы защитить бизнес, а также избежать ненужных затрат времени и денег.
Сохраните эту статью, чтобы информация всегда была у вас под рукой.
