Каждый, кто интересуется темой развития технологий и интернет-бизнеса, не раз слышал истории о войнах компаний с «патентными троллями», битвах с киберсквоттерами за возвращение важных доменных имен и прочих неприятных для любой организации вещах.
Для подготовки нашего сегодняшнего топика мы пригласили экспертов из проекта «Онлайн патент», чтобы их помощью рассмотреть тему важности регистрации товарных знаков и перечислить основные способы защиты своих интеллектуальных прав, к которым могут прибегать стартапы.
Что такое товарный знак
Статья 1477 ч.1 Гражданского кодекса РФ предлагает следующее определение понятия «товарного знака»:
Товарный знак — обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Существует также важное понятие «знака обслуживания» (Гражданский кодекс РФ, ч. 2 ст. 1477):
Знак обслуживания — обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.
Существуют словесные, изобразительные, комбинированные и объёмные товарные знаки. Кроме того, допустимы (хотя и редко встречаются в реальном мире) товарные знаки других категорий:
- звуковые (рычание льва Metro Goldwyn Mayer)
- обонятельные (запах травы у теннисных мячиков Senta)
- только из цветов (красный цвет Ferrari)
С самим понятием все стало понятнее, но зачем нужны товарные знаки? И в особенности, зачем они нужны стартапам?
Зачем нужны товарные знаки
Вопреки распространенному мнению, товарные знаки регистрируют вовсе не только для того, чтобы защищаться от копирования продуктов и бизнес-решений конкурентами. Несмотря на то, что при возникновении конфликта, связанного с подобными нарушениями, факт регистрации товарного знака поможет в судебных разбирательствах, по закону к суду можно будет привлечь только тех «копикэтов», которых правообладатель обнаружит сам — ни ФАС, ни Роспатент этим заниматься не обязаны и не станут.
Вторая причина регистрации товарного знака заключается в избежании риска самому стать нарушителем чужих интеллектуальных прав — если компания создает продукт, у которого существуют аналоги, есть вероятность, что ее конкуренты могли зарегистрировать собственный товарный знак — это может привести к тому, что команда молодого стартапа совершенно того не желая нарушит чужие исключительные права, использовав, скажем, сходный до степени смешения с конкурирующим продуктом дизайн упаковки или название (пример — LOUIS RUITTON и LOUIS VUITTON).
Все это может привести к претензиям и штрафам — в соответствии со ст. 1515 ГК РФ, компенсация правообладателю в подобных случаях может доходить до 5 миллионов рублей (редко какой стартап может позволить себе такие траты).
Кроме всего перечисленного регистрация товарного знака – это не только средство защиты или нападения, но еще и средство извлечения прибыли за счет законной реализации нематериального актива компании. Сюда относятся договоры коммерческой концессии, лицензионные договоры, различные формы договоров с дилерами или ритейлерами. Не защитив товарный знак, вы не имеете возможности юридически корректно реализовать свои права на него.
Кафе и геолокационная соцсеть с фотошэрингом: в чем разница?
Существует целый ряд причин, по которым регистрация товарного знака для технологического интернет-стартапа важнее, чем для компаний, ведущих более традиционный бизнес.
Проблемы роста
Если условное существующее в единственном экземпляре в определенном районе кафе может называться как угодно (в Москве или в разных городах Московской области может быть множество кафе «Фламинго», принадлежащих разным владельцам), то стартап, планирующий экспансию по всей России и за рубежом, наверняка столкнется с правообладателями сходных товаров, как на родине, так и на мировом уровне.
И это только добросовестные конкуренты, а ведь есть и так называемые trademark squatters (аналог патентных троллей или киберсквоттеров для сферы товарных знаков). Важно понимать, что на территории многих стран (в том числе, к примеру, России и Китая) при определении права на регистрацию товарного знака используется принцип «first to file» и не учитывается собственно факт использования обозначения в коммерческом обороте. Доказать свою правоту в спорах с trademark squatters не всегда удается даже крупным компаниям, а возникающие судебные издержки просто несопоставимы с бюджетами стартапа.
Бережливый стартап легко скопировать
Как правило, стартапы на первом этапе своего существования проверяют выдвинутые рыночные гипотезы и тестируют минимально работоспособную версию продукта. В таких условиях конкуренты могут очень легко скопировать идею проекта, подобрать похожее название и создать аналогичный дизайн.
Возможна и неприятная ситуация, при которой команда стартапа создает название для компании, которое изначально беззащитно для копирования в силу его формулировки — например, если оно сформулировано как описательное для данного бизнеса, состоит из заведомо неохраняемых элементов (например, содержит фамилию известного персонажа, название литературного произведения или общеизвестный элемент – «.ru», «www» и т.д.). В таком случае, не всегда поможет даже судебное разбирательство.
Защита домена
Доменные имена в российском праве не признаются средствами индивидуализации. На практике это означает, что:
- доменное имя перед продажей никто и никогда не проверял на схожесть (или тождественность) с зарегистрированными на территории РФ товарными знаками (или знаками, действующими в РФ на основании международных договоров);
- законный правообладатель зарегистрированного товарного знака в любой момент может потребовать прекратить использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с его товарным знаком в отношении однородных товаров/услуг;
- действия по регистрации доменного имени могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции, а к администратору доменного имени может быть предъявлено требование о компенсации за незаконное использование товарного знака.
Компенсации за такие нарушения могут быть как не очень крупными (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-4173/2009-ГК от 13.04.2009 г. по делу № А40-42348/08-15-353, домен «avtovaz.ru», компенсация 10 тыс. руб.), так и весьма значительными, доходящими до миллионов рублей (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда № 05АП-6335/2011 от 19.10.2011 г. по делу № А51-5935/2011, домен «onegagipertonik.ru», компенсация 5 млн. руб.).
Очевидно, что защита доменного имени важна для технологических компаний, поскольку он может не только являться средством продвижения (как в офлайн-бизнесе вроде пекарни), но и объектом, без которого невозможна прямая деятельность компании.
Едва ли нужно пояснять, почему надежная правовая защита доменного имени важна для веб-сервиса: ведь если вы занимаетесь производством оборудования или кондитерскими изделиями, сайт является для вас средством продвижения компании, для стартапа же сайт – основной источник заработка. Следует отметить, что количество рассмотренных дел об аннулировании регистрации доменных имен ежегодно увеличивается как минимум на 30 %.
Как зарегистрировать товарный знак
Придуман логотип, одобрено название, казалось бы, все готово для начала процедуры регистрации. Первый же вопрос, который возникает на этом этапе – а что, собственно, будем регистрировать? Логотип? Название сервиса? То и другое вместе? А название – регистрировать будем в русском или английском варианте? Нельзя ли как-нибудь зарегистрировать знак сразу в 3-5 вариантах? И что делать с доменом?
В общем случае компания, желающая зарегистрировать товарный знак, должна пройти несколько этапов — либо в буквальном смысле (посетив соответствующие ведомства), либо — что будет ближе читателям — виртуально через на сайт «Онлайн патента».
Выбор обозначения для регистрации
Товарный знак охраняется в том виде, в каком он был зарегистрирован, и не приемлет понятия «варианты». Именно поэтому подавать на регистрацию следует именно то обозначение, которое вы будете использовать наиболее часто. В противном случае, впоследствии вы вполне можете столкнуться с недобросовестными попытками аннулировать полученное вами Свидетельство о регистрации товарного знака.
На практике, один товарный знак заведомо недостаточен для обеспечения полноценной защиты прав компании. В качестве одного из примеров серьезного подхода к правовой охране средств индивидуализации среди ИТ-сервисов Рунета можно привести dnevnik.ru, владеющий сразу семью товарными знаками:
При этом важно понимать, что правовая охрана товарному знаку предоставляется в отношении заранее выбираемых товаров и услуг, классифицируемых в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ). Она содержит 45 классов, описывающих группы товаров (классы 1-34) и услуг (классы 35-45). Таким образом, обеспечивается возможность одновременной регистрации похожих товарных знаков компаний, действующих в разных областях бизнеса.
Определение классов МКТУ
Определившись с регистрируемым обозначением, следующим шагом следует подобрать те товары и услуги, которые будут предоставляться компанией и которые нужно охранять. Для этого можно использовать Менеджер товаров и услуг ВОИС или систему поиска TMClass.
Выбор обозначения и классов МКТУ – два основных шага, которые необходимы для формирования заявки на регистрацию товарного знака. Собственно, после уже вполне можно обращаться в Роспатент (форму заявки можно посмотреть здесь), однако такой подход несет в себе определенные риски.
Во-первых заявка еще не проверялась на предмет неохраноспособности товарного знака (например, слово «Такси» для услуг 39 класса), кроме того, выбранный вами товарный знак может быть похож до степени смешения на уже зарегистрированный (зарегистрировать товарный знак «Ауди» по 12 классу МКТУ по понятным причинам не выйдет). Мало кому захочется спустя 1-1,5 года экспертизы в Роспатенте получить отказ по таким «глупым» причинам (и впустую потратить деньги на пошлины).
Второй риск — заявка должна быть проверена на предмет нарушения законных прав и интересов третьих лиц. Подавая заявку в Роспатент и продолжая использование знака, без проведения такой проверки, компания не может быть до конца уверена, что аналогичное обозначение не принадлежит другой организации. В таком случае может сложиться ситуация, когда стартап потратит деньги на рекламу и продвижение бренда (по сути чужого), а потом его истинный владелец подаст в суд и потребует компенсацию. Поэтому необходимо заняться еще и проверкой своей заявки на регистрацию товарного знака.
Проверка
Проведение проверки заявки еще не гарантирует ее успешное удовлетворение в будущем. Во-первых, существует задержка публикации заявочных документов Роспатента, которая производится примерно в течение двух недель с момента их поступления в ведомство. Иными словами, компания не может получить информацию о поданных в это время заявках, а среди них могут быть похожие до степени смешения знаки, и именно они будут иметь приоритет в силу более ранней подачи заявки.
Кроме того, существуют территориальные ограничения по поиску аналогичных заявок. Россия является участником Мадридского соглашения и протокола — это значит, что если в условной Германии был в период до 6 месяцев зарегистрирован товарный знак, то после аналогичной регистрации в России, немецкая компания может расшириться в Россию и попробовать забрать права себе (вероятность такого развития событий, впрочем, крайне мала).
Также никто не отменял субъективность рассмотрения заявки в Роспатенте — да и понятия «степени смешения» и «введения потребителя в заблуждение» оставляют место для разных интерпретаций. (Является ли вводом в заблуждение использование в логотипе английских букв — у покупателей может возникнуть впечатление, что компания иностранная).
По результатам проведения проверки вы получаете отчет, содержащий выводы об охраноспособности заявляемого обозначения. Как правило, в случае негативного ответа о перспективах регистрации, в документе также будут содержаться рекомендации по устранению слабых мест заявки. Однако после внесения таких изменений проверку нужно проводить заново, поскольку перемены могут спровоцировать появление новых юридических рисков, которые следует учесть. Если же ответ положительный, то компания может с чистой совестью подавать заявку в Роспатент.
Рассмотрение заявки
Рассмотрение заявки на регистрацию товарного знака в среднем занимает 10-14 месяцев, и никаких способов ускорить этот процесс просто не существует.
Первый этап экспертизы – формальная экспертиза, которая длится 1 месяц. В течение этого срока проверяется содержание заявки, представленной на экспертизу, подтверждается наличие в ней всех необходимых документов, а также их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению либо принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению.
Предположим, вы получили Уведомление о принятии заявки к рассмотрению. Это значит, что ваша заявка перешла на следующий этап экспертизы и теперь будет проводиться проверка охраноспособности заявленного вами на регистрацию обозначения. Именно по результатам этого этапа экспертизы принимается, собственно, решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.
В идеальном случае, по результатам экспертизы выносится решение о регистрации товарного знака, и вам остается только получить Свидетельство о регистрации товарного знака, уплатив соответствующую пошлину. Если же события развиваются не столь удачно, то сначала заявителю может быть выдан «предварительный отказ» — уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения установленным требованиям охраноспособности. Получив такой отказ, заявитель в течение шести месяцев с даты его получения может подготовить и направить в патентное ведомство мотивированный ответ, содержащий доводы по существу возражений экспертизы.
Если же и доводы мотивированного ответа не убедят экспертизу в охраноспособности заявленного обозначения, то по заявке все-таки будет принято решение об отказе в регистрации товарного знака. Возражения к указанному решению могут быть в течение трех месяцев с даты его получения поданы в Палату по патентным спорам.
Сколько все это стоит
В «Онлайн патенте» говорят, что регистрация товарного знака – объективно не самое дешевое мероприятие. Подготовка и подача заявки на регистрацию товарного знака по одному классу МКТУ через патентного поверенного обойдется в 5-7 тысяч рублей. Все пошлины для рассмотрения заявки Роспатентом составят не менее 30 тысяч рублей.
Цена предварительной проверки заявки перед подачей в ведомство может быть разной. В значительной мере она зависит от того, какой тип обозначения вы заявляете на регистрацию. Наиболее распространенными являются три типа обозначений (воспользуемся для их иллюстрации ранее рассмотренным примером Дневник.ру):
Подготовка ответов на «предварительные отказы» Роспатента также стоит 15-20 тысяч рублей, но в отдельных случаях, например, если необходимо проведение специализированного социологического опроса, суммарная стоимость работ может доходить до 150-200 тыс. руб.
На сегодня все, в нашем следующем материале «юридической» серии мы расскажем о процедуре подачи международной заявки на регистрацию товарного знака и ее специфике в наиболее популярных странах регистрации.
