ИТ: патентовать нельзя секретить

    Спросив юристов о возможности патентования ИТ-разработок, вы можете получить целый спектр мнений от «все можно» до «ничего нельзя», причем количество высказанных мнений может превысить число юристов, их высказывающих. Далее – кратко и внятно о том, что в действительности можно и чего нельзя патентовать в информационных технологиях.

    Что можно и чего нельзя патентовать в качестве изобретений
    Обратимся к первоисточнику
    п. 1 ст. 1350 ГК РФ:
    В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
    п. 5 и п. 6 ст. 1350 ГК РФ:
    Не являются изобретениями, в частности:
    1) открытия;
    2) научные теории и математические методы;
    3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
    4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
    5) программы для ЭВМ;
    6) решения, заключающиеся только в представлении информации.
    В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.
    Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:
    1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;
    2) топологиям интегральных микросхем.

    На практике это означает следующее: результат интеллектуальной деятельности в области информационных технологий (РИД ИТ) можно патентовать в качестве изобретения как алгоритм (т.е. способ) и/или как устройство, реализующее этот способ. При этом способ вполне может основываться на открытии или на научной теории и содержать математические методы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности и относиться к представлению информации. Но способ не должен заключаться исключительно в этих сущностях.
    Патентоспособными могут быть, например, алгоритмы сжатия или шифрования информации для хранения на носителе или для передачи в канале, алгоритмы многофакторной авторизации, алгоритмы балансирования нагрузки серверов, алгоритмы выявления определенных элементов на изображении и т.п. В частности, математический метод определения минимальной длины М-последовательности для обеспечения заданной помехоустойчивости, заключающийся в решении системы матричных уравнений определенного вида, не может быть запатентован в качестве изобретения, а основанный на нем способ оптимизации помехоустойчивого кодирования в канале связи – вполне может. При этом на практике обычно одновременно патентуют и способ и устройство для его реализации, раздельно заявляя их в независимых пунктах формулы изобретения.
    Примеры РИД ИТ, запатентованных в качестве изобретения:
    US5708422 (AT&T Corporation (US)) Transaction authorization and alert system.
    US6078908 (SCHMITZ, KIM (DE)) Method for authorizing in data transmission systems
    US4464650 (SPERRY CORPORATION (US)) Apparatus and method for compressing data signals and restoring the compressed data signals
    RU2438172C2 (Виза Интернешнл Сервис Ассошиэйшн (US)) Способ и система для осуществления двухфакторной аутентификации при транзакциях, связанных с заказами по почте и телефону.
    RU2495488C1 (Закрытое акционерное общество «Лаборатория Касперского» (RU)) Система и способ контроля устройств и приложений при использовании многофакторной аутентификации.
    RU2313916C2 (Квэлкомм Инкорпорейтед (US)) Система и способ акустической двухфакторной аутентификации.

    Что можно и чего нельзя патентовать в качестве полезных моделей
    Снова обратимся к первоисточнику
    п. 1 ст. 1351 ГК РФ:
    В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
    Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.
    п. 5 и п. 6 ст. 1351 ГК РФ:
    Не являются полезными моделями, в частности, объекты, указанные в пункте 5 статьи 1350 настоящего Кодекса.
    В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к полезным моделям только в случае, если заявка на выдачу патента на полезную модель касается указанных объектов как таковых.
    Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели объектам, указанным в пункте 6 статьи 1350 настоящего Кодекса.

    На практике это означает, что для полезных моделей в дополнение к ограничениям, относящимся к патентованию изобретений, из числа объектов патентования исключен способ, т.е. патентовать в качестве полезной модели можно только устройство, причем одно (комплекты, системы и комплексы, состоящие из нескольких устройств, в качестве полезной модели не патентуются). Иными словами, для патентования алгоритмов следует использовать институт изобретений, а не полезных моделей.

    Что можно и чего нельзя патентовать в качестве промышленных образцов
    И вновь обратимся к первоисточнику
    п. 1 ст. 1352 ГК РФ:
    В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.
    п. 5 ст. 1352 ГК РФ:
    Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:
    1) решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия;
    2) решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4–10 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.
    Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, указанным в пункте 4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.

    На практике это означает, что патентовать в качестве промышленного образца можно дизайн (в русском значении этого слова – внешний вид) изделий, а нельзя – объекты, относящиеся к изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров. В частности, в качестве промышленных образцов можно патентовать оригинальный внешний вид изделия, оригинальный внешний вид его упаковки, элементы графического интерфейса пользователя.

    Что можно и чего нельзя регистрировать в качестве товарных знаков
    Что говорит первоисточник
    п. 1 и п. 2 ст. 1482 ГК РФ:
    В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.
    Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
    п. 1 ст. 1483 ГК РФ:
    Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
    1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
    2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
    3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
    4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
    Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

    На практике это означает, что регистрировать в качестве товарного знака можно название продукта, наименование его разработчика/производителя, литературный, изобразительный (графический), кинематографический или игровой персонаж (в том числе, в объемном виде), логотип, слоган (в том числе, в звуковом виде), цвет как таковой и даже аромат. Нельзя регистрировать в качестве товарного знака техническое решение (кстати, именно поэтому основной кубик Лего с восемью выступами не был зарегистрирован в качестве европейского товарного знака).

    Что делать с заведомо непатентоспособными РИД ИТ
    Если РИД ИТ не относится к патентному праву или к средствам индивидуализации, его можно охранять другими способами.
    1. Охранять их как объекты авторского права. Например, зарегистрировать в качестве программы для ЭВМ или в качестве базы данных. Этот способ охраны исключительных прав прост и дешев, но малоэффективен, поскольку (а) в составе заявки можно депонировать лишь небольшой фрагмент кода (несколько страниц в печатном виде) и (б) алгоритм программы может быть реализован тысячей способов, не совпадающих с зарегистрированной программой, в том числе, на разных языках программирования. Тем не менее, в качестве дополнительного средства охраны регистрация программ и БД вполне годится. Другой способ заключается в депонировании произведения (скажем, сюжета игры) в виде литературного произведения в каком-либо официальном депозитарии, например, в Российской государственной библиотеке (РГБ).
    2. Сохранить разработку в качестве секрета производства (ноу-хау). Последние изменения российского законодательства сделали этот путь вполне реалистичным, поскольку для введения на предприятии режима коммерческой тайны теперь не нужно превращать его в подобие советского п/я из ВПК с его первым и вторым отделами и секретной библиотекой.
    3. Выложить разработку в свободный доступ. Смысл этого шага заключается в открытой публикации разработки с целью не допустить ее патентования или регистрации другими лицами и последующего предъявления претензий ее действительному разработчику в том случае, если патентование или регистрация разработчиком невозможна или нежелательна (например, по идейным соображениям). Публикацию в этом случае следует задокументировать (получить свидетельство о депонировании с приложением заверенной копии депонированного документа, оформить нотариальный акт осмотра сайта и, возможно, апостилировать его для международных целей и т.п.). В этом смысле использовать открытые репозитории в Интернете бессмысленно, поскольку сама выкладка сюжета, игровой механики или кода вряд ли сможет служить защитной публикацией из-за сложности доказывания даты электронной публикации и неизменности опубликованной информации.

    Комплексный подход
    Во всех случаях, когда это возможно, разумно использовать сочетание различных способов. Например, даже в случае патентования разработку может быть целесообразно де-факто сохранять в режиме коммерческой тайны до публикации заявки. Сохранение разработки (к примеру, компьютерной игры) в качестве секрета производства (ноу-хау) вполне сочетается с депонированием сюжета в РГБ без публикации и с регистрацией персонажей в качестве товарных знаков. Патентование устройств в качестве изобретений или полезных моделей иногда сочетают с патентованием в качестве промышленного образца, просто приводя в заявке на промобразец внешний вид изделия, защищаемого патентом на изобретение или полезную модель.

    Ну хорошо, это все для России. А как быть с остальным миром?
    По сути, так же. В разных странах механизмы обеспечения правовой охраны РИД ИТ могут отличаться, например, не везде существует институт полезных моделей или регистрация программ и БД, вместо депонирования в РГБ может быть разумнее использовать депонирование в USPTO или в специализированном сервисе защитных публикаций (www.researchdisclosure.com или ip.com/prior-art-database), но принцип оптимизации режима правовой охраны в зависимости от существа охраняемых РИД ИТ и комплексный подход к охране остаются неизменными.
    Поделиться публикацией
    Комментарии 7
      +2
      Полезный материал, но порой он слишком абстрактен и сух. В своей деятельности мы нередко сомневаемся — задумываться ли о патентовании, а если задумываться — то как и в чем? В какой части?

      Например, мне достаточно неясен сам начальный шаг. Вот, к пример, я работаю над неким устройством. В нем большое количество разных технических решений, часть из которых почерпнуто из других устройств, часть изменено, часть придумано на месте. Поиск по патентной базе — занятие нетривиальное. Общение с профессиональными патентными поверенными для предпринимателя похлеще раскрытия коммерческих тайн профессиональным же рейдерам. Это словно минное поле, на которое боишься даже смотреть — вдруг что-то рванет?

      Может быть Вы расскажете о страхах предпринимателей в вопросах патентных изысканий и о том, как они их преодолевают?
        +1
        Общение с профессиональными патентными поверенными для предпринимателя похлеще раскрытия коммерческих тайн профессиональным же рейдерам. Это словно минное поле, на которое боишься даже смотреть — вдруг что-то рванет? Может быть Вы расскажете о страхах предпринимателей в вопросах патентных изысканий и о том, как они их преодолевают?


        Любая деятельность предполагает риски. Предприниматель на то и предприниматель, чтобы трезво взвешивать риски и оптимизировать деятельность с целью их снижения. Патентование — это способ снижения рисков, а не их увеличения. Не берусь утверждать, что среди патентных поверенных не бывает недобросовестных людей, злоупотребляющих доверием заявителей в части конфиденциальности, но лично я с такими примерами не сталкивался.
        Деятельность патентного поверенного регулируется Законом РФ о патентных поверенных подобно тому, как деятельность адвокатов регулируется Законом РФ об адвокатской деятельности. Как и у адвоката, карьера патентного поверенного основана на репутации. Вряд ли кому-то придет в голову утаивать что-либо важное для дела от адвоката. Примерно так же следует относиться и к патентному поверенному (кстати, в дореволюционной России адвокаты назывались поверенными).
        Нарушение поверенным Закона грозит ему лишением статуса патентного поверенного. Кроме того, патентный поверенный заинтересован в процветании своего клиента — чем богаче становится клиент, тем больше он нуждается в услугах поверенного и тем дороже он готов за них платить. Так что мне не вполне ясно, на чем могут быть основаны страхи, о которых Вы упоминаете.
          0
          Жаль, что Вы не в курсе предпринимательских опасений… Они есть и значительные.


          1. Неопределенность в размерах затрат на патентные изыскания и неопределенность результата изысканий (т.е. будет ли в итоге получен патент)
          2. Неопределенность в возможных формулировках патентных заявок, в том, сколько заявок лучше подавать — одну на несколько формул или несколько по отдельным формулам
          3. Неопределенность в сроках изысканий, подачи заявок, рассмотрения и рисков недостаточной и избыточной защиты.

          Обычные разговоры в среде технологических предпринимателей: всякую чепуху принимают без вопросов, а как только патентуется что-то годное к защите, процедуры затягиваются по формальным поводам и нередко обнаруживаются странные патентные заявки, которые возникли буквально "на днях", из-за которых формула не может быть запатентована.

          Обреченно, порой, говорят, что легче взять в соучредители хорошего патентного тролля.

          Возьмите громкую историю с РЛД (для ё-мобиля). Под чьим именем он известен? И кто этот человек? Все "записано" на патентоведа.

          Знать страхи своих клиентов — это хорошая основа для конкурентного преимущества.
          Отмахиваться от них и говорить, что для них нет оснований — ну, как метод сегментации — сойдет. Но раз Вы пишете здесь просветительские статьи, значит Вам все же недостаточно одних лишь квалифицированных клиентов?
            +1
            Спасибо, что поделились опасениями. Отвечу на них по пунктам.

            ***1. Неопределенность в размерах затрат на патентные изыскания и неопределенность результата изысканий (т.е. будет ли в итоге получен патент)
            Если я правильно понимаю, под изысканиями подразумевается комплекс работ по патентованию — от предварительного патентного поиска до получения патента или отказа в выдаче патента. Затраты на эти работы вполне поддаются прогнозированию. Для целей планирования расходов можно считать, что патентование по одной заявке в одной стране обходится в 10k$. Существует разброс по странам от 5k$ до 15k$, который также зависит от выбранного маршрута зарубежного патентования. Для постсоветских стран эта величина существенно меньше. Но для компании, планирующей "завоевать мир", вполне можно ориентироваться на 10k$ в среднем.
            Будет ли в итоге получен патент и если да, то устоит ли такой патент при попытках его аннулирования — зависит от ряда факторов, прежде всего, от инженерного уровня разработки, от мастерства составителя заявки и квалификации представителя, ведущего переписку с патентным ведомством или представляющего интересы заявителя/патентообладателя в органе, рассматривающем заявления об аннулировании. Неопределенность здесь действительно существует. Снизить риски можно, выработав разумную политику патентования и строго придерживаясь ее. И еще следует помнить, что скупой платит дважды. А то и трижды.

            ***2. Неопределенность в возможных формулировках патентных заявок, в том, сколько заявок лучше подавать — одну на несколько формул или несколько по отдельным формулам
            Это как раз вопрос политики патентования. Я обычно согласую с заявителем политику еще до начала составления заявки — по результатам поиска. Решение здесь зависит от технической зрелости отрасли, от ее патентного ландшафта, от патентного профиля основных игроков в отрасли и прямых конкурентов заявителя, от цели патентования (защита реально выпускаемой продукции, повышение оценки компании в перспективе ее продажи или выхода на IPO, имиджевые соображения, требования госконтракта и т.п.), от состава и качества уже существующего патентного портфеля заявителя и т.д.

            ***3. Неопределенность в сроках изысканий, подачи заявок, рассмотрения и рисков недостаточной и избыточной защиты.
            Предварительный поиск, выработка политики и составление заявки обычно занимает 2-3 мес. при условии быстрой реакции заявителя на вопросы патентного специалиста. Тем не менее, у меня был случай, когда готовая к подаче заявка пролежала в столе более полугода, поскольку заявитель не торопился с уплатой пошлин — время тикало, а приоритет уходил.
            Рассмотрение заявки на изобретение в патентном ведомстве занимает от одного года до семи лет. Роспатент и ЕАПО (Евразия) в этом плане самые скорострельные — обычно результат появляется через 1-1,5 года. Ведомства Европы и США более неторопливые. Впрочем, в США существует процедура ускоренной экспертизы за отдельную плату.
            Работа с рисками недостаточной и избыточной защиты — это тоже вопрос политики. Есть инструменты классического риск-менеждмента, которые вполне применимы и в патентной сфере.

            ***Обычные разговоры в среде технологических предпринимателей: всякую чепуху принимают без вопросов, а как только патентуется что-то годное к защите, процедуры затягиваются по формальным поводам и нередко обнаруживаются странные патентные заявки, которые возникли буквально "на днях", из-за которых формула не может быть запатентована.
            Это фольклор. Противопоставлена может быть только заявка, поданная ранее даты подачи рассматриваемой заявки (в том числе, неопубликованная на дату подачи рассматриваемой заявки). Если противопоставленная заявка кажется "странной" (в смысле — недобросовестной), то после ее публикации заявитель может получить доступ ко всем ее материалам, изучить их и затем оспорить отказное решение, например, доказав факт недобросовестной конкуренции со стороны заявителя противопоставленной заявки.

            ***Обреченно, порой, говорят, что легче взять в соучредители хорошего патентного тролля.
            У патентных троллей свой бизнес и он с промышленным производством никак не связан. Пожалуй, единственный случай, известный мне, когда тролль реально помогает коммерциализировать некоторые изобретения — это Intellectual Ventures, крупная многопрофильная компания, у которой, помимо зубастого юридического отдела, есть подразделение, занимающееся осуществлением изобретений на практике.

            ***Но раз Вы пишете здесь просветительские статьи, значит Вам все же недостаточно одних лишь квалифицированных клиентов?
            Это да. Клиентов слишком много не бывает :)
            Кстати, надо бы написать заметку, в которой бы был расписан весь патентный техпроцесс, а то для большинства заявителей оказывается шоком, когда они узнают, что на получении патента сложности отнюдь не заканчиваются...
              0
              Спасибо. Будет очень интересно весь патентный техпроцесс!
        0
        комплекты, системы и комплексы, состоящие из нескольких устройств, в качестве полезной модели не патентуются

        Правда не все отделы ФИПС об этом помнят и подчас выдача просматривая новый бюллетень видно сплошь и рядом эти самые комплексы и системы, например, различные тренажеры, например, из нового RU 160084
          0
          Конечно, отказы по системам и комплексам — это лишь тенденция, основным драйвером которой, как говорят, является Алексеева. Решение по каждой конкретной заявке зависит от эксперта и его куратора, а также от настойчивости и грамотности заявителя или его представителя.
          Небольшой экскурс в историю вопроса можно прочесть здесь.

          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

          Самое читаемое