Provisional Application и для чего это нужно

    Подача предварительной заявки на изобретение (Provisional Application) в патентное ведомство США (USPTO) – весьма популярный шаг среди разработчиков, особенно на этапе посевной или стартапа. Это действие можно уподобить занятию места в длинной очереди, когда вы говорите «я скоро вернусь» и идете по своим делам. Если вы вернулись не слишком поздно, то очередь, хотя и без особого энтузиазма, но пустит вас обратно. Так же и с предварительной заявкой – в течение 12 месяцев после подачи вы можете вернуться к заявке и дать ей ход.

    Кто может подать предварительную заявку

    До недавнего времени подача патентной заявки в USPTO допускалась лишь от имени автора или коллектива авторов изобретения и не допускалась от имени других, в том числе юридических, лиц. Для передачи прав на изобретение юридическому лицу приходилось подавать дополнительное ходатайство (Assignment). С 16 сентября 2012 г. в соответствии с Leahy-Smith America Invents Act (AIA) [1] появилась возможность с самого начала процесса патентования указывать заявителем юридическое лицо, в том числе и при подаче предварительной заявки. Однако сделать это можно лишь при «бумажной» подаче заявки, поскольку указание юридического лица в качестве заявителя предусмотрено только в форме AIA14 (Application Data Sheet), которую можно применять и для предварительных и для обычных заявок на изобретения, и не предусмотрено в форме SB16 (Provisional Cover Sheet), с которой предварительная заявка подается электронным способом через систему EFS-Web [2].

    Физически осуществить электронную подачу предварительной заявки может любое лицо из любой страны. Система EFS-Web достаточно проста в обращении и устойчива. Величина патентной пошлины определяется встроенным калькулятором прямо в процессе подачи и для субъектов малого предпринимательства обычно составляет от 130 до 200 долл., в зависимости от количества страниц заявки. Оплатить можно несколькими способами, удобнее всего банковской картой. Доказывать статус субъекта малого предпринимательства не требуется, достаточно его продекларировать, установив соответствующую галочку.

    Требования к предварительной заявке

    Предварительная заявка должна содержать, как минимум, описание на любом естественном языке и заполненную на английском языке форму SB16. В отличие от полноценной патентной заявки, к описанию предварительной заявки не предъявляется особых требований. Годится, например, материал в формате научной статьи, автореферата диссертации, пояснительной записки из отчета по НИОКР и т.п. Предпочтительно, чтобы заявка содержала также иллюстрации, если они способствуют пониманию сущности изобретения. Иллюстрации должны представлять собой черно-белые контрастные изображения. Фотографии имеет смысл особым образом растрировать, чтобы они были пригодны для распечатывания и ксерокопирования без существенной потери информации. Описание и иллюстрации должны быть представлены в формате .pdf со встроенными полными шрифтовыми наборами. Форму SB16 можно скачать на EFS-Web.

    И что дальше?

    Если предполагается получение патента по предварительной заявке, то она должна быть преобразована в обычную патентную заявку (Non-provisional Application или Utility Application). При этом приоритет заявки-наследницы и дата начала действия патента устанавливается по дате подачи предварительной заявки. Если предварительная заявка была подана не на английском языке, то при последующих манипуляциях до истечения 12-месячного срока необходимо будет представить перевод на английский язык самой заявки и материалов, включенных в заявку посредством ссылки. Любые последующие действия с предварительной заявкой потребуют привлечения американского патентного агента или патентного адвоката (поверенного). Если с предварительной заявкой ничего не делать, через 12 месяцев она становится практически бесполезной.

    Что дает предварительная заявка?

    Предварительная заявка не проходит экспертизу и не публикуется, но заявитель может получить заверенную копию заявки с уплатой соответствующей пошлины. Заверенная копия заявки может использоваться в качестве средства, фиксирующего вклад сторон при создании совместного бизнеса, в виде приложения к инвестиционному проспекту, как доказательство научного первенства и т.п.

    Предварительная заявка является национальной патентной заявкой США и может служить основанием для подачи международных патентных заявок и конвенционных патентных заявок в других странах с сохранением даты приоритета предварительной заявки.

    Предварительная заявка позволяет использовать факт ее подачи в рекламе и наносить на продукцию предупредительную маркировку «patent pending» в течение 12 месяцев со дня подачи заявки.

    Подводные камни

    Простота подачи предварительной заявки делает ее экономичным и эффективным инструментом раннего патентования. Вместе с тем следует помнить и о присущих ей ограничениях. Для предварительной заявки нельзя получить приоритет по какой-либо ранее поданной заявке.
    В предварительную заявку нельзя внести изменения. Неполное раскрытие изобретения в описании и иллюстрациях предварительной заявки может привести к тому, что пункты формулы заявки-наследницы, признаки которых не раскрыты в предварительной заявке, будут иметь более позднюю дату приоритета при экспертизе, соответствующую дате преобразования, что может привести к более поздней дате начала действия патента.

    Для изобретения, созданного на территории России, подача предварительной заявки в США (равно как и подача заявки в любом другом государстве в обход Роспатента) нарушает действующее законодательство РФ (Статья 1395 ГК РФ. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях) и создает риск наложения штрафа по ст. 7.28 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах) – на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; а в случае наличия в патентной заявке сведений, составляющих государственную тайну, также и риск уголовного преследования. Понятно, что факт создания изобретения на территории России в этом случае государству еще придется доказать.

    [1] en.wikipedia.org/wiki/Leahy-Smith_America_Invents_Act
    [2] efs.uspto.gov/efile/portal/efs-unregistered

    Similar posts

    AdBlock has stolen the banner, but banners are not teeth — they will be back

    More
    Ads

    Comments 2

      0
      Спасибо за статью.
      Что значит в обход роспатента?
        0
        Для Pratrader:
        >>Что значит в обход роспатента?
        Зарубежное патентование изобретений или полезных моделей, созданных в Российской Федерации, положено начинать после проверки Роспатентом на предмет содержания в них сведений, составляющих государственную тайну. Это ограничение может быть существенным для международных компаний, чьи разрабатывающие подразделения находятся на территории РФ. Насколько я слышал, нескольким известным софтверным компаниям с российскими корнями уже намекали, что патентовать изобретения в США до их проверки на гостайну в России нехорошо.

        Статья 1395 ГК РФ. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях
        1. Заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения такой проверки устанавливается Правительством Российской Федерации.
        2. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразийской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство и Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

        Статья 7.28 КОАП РФ. Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах
        Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

        Only users with full accounts can post comments. Log in, please.