Pull to refresh

Патентование в России: новые правила игры

Patenting *
Tutorial
С 01 октября 2014 г. вступили в действие изменения в части IV Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), регулирующей правовой режим интеллектуальной собственности.



Кратко самые важные для заявителей и правообладателей изменения, касающиеся патентования изобретений и полезных моделей:

1. «Халявных» патентов на полезные модели, выдаваемых фактически под честное слово заявителя, больше не будет, полезные модели теперь подвергаются экспертизе по существу. В целом, полезная модель все больше становится похожей на «облегченное» изобретение, как это и предполагалось изначально законодателем.
2. В качестве полезной модели теперь возможно патентование только одного устройства (а не группы устройств, как раньше).
3. Описания, чертежи и формулы изобретений и полезных моделей теперь нужно готовить более тщательно, поскольку:
а) экспертиза имеет право «завернуть» плохо составленную заявку,
б) по собственной инициативе изменения в формулу и описание можно внести один раз после получения отчета о поиске, другие изменения возможны только по запросу экспертизы,
в) для преодоления возражений экспертизы не допускается указание произвольного дополнительного технического результата,
г) слабое описание может стать причиной аннулирования патента не только косвенно – по критерию промышленной применимости (как это было раньше), но и напрямую – по критерию полноты раскрытия сущности изобретения или полезной модели.
4. В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель правообладатель сможет (с 01 января 2015 г.) вместо возмещения убытков требовать выплаты компенсации, размер которой устанавливается судом.

Изобретения


Пункт 1 ст. 1350 ГК РФ: определение понятия изобретения дополнено явным указанием применения продукта или способа по определенному назначению. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики. Затрагивает большей частью фармацевтику, агрохимию и другие подобные отрасли, для которых важно патентование технологии изготовления или применения.

Пункт 2 ст. 1350 ГК РФ: изобретению могут противопоставляться заявки на промышленные образцы. Практическое значение: Эта норма введена в связи с законодательным закреплением возможности преобразования заявки на промышленный образец в заявку на изобретение или в заявку на полезную модель.

Пункт 3 ст. 1350 ГК РФ: в определении т.н. «изобретательского иммунитета» явно указано экспонирование изобретения на выставке. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Пункт 5 ст. 1350 ГК РФ: введено явное указание на открытый характер перечня решений, не являющихся изобретениями. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Статья 1361 ГК РФ: в определение права преждепользования изобретения введено указание на эквивалентные признаки. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 1 ст. 1366 ГК РФ: уточнено, что правом подачи заявления о том, что в случае выдачи патента заявитель обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, обладает только единственный автор изобретения (т.е. это право не распространяется на коллектив авторов) и что уже уплаченные пошлины не возвращаются. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 2 ст. 1375 ГК РФ: в пп. 1) введено указание на лицо, обладающее правом на получение патента, в пп. 2) введено указание на специалиста в данной области техники, в пп. 3) введено указание на ясность выражения сущности изобретения. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 5 ст. 1378 ГК РФ: срок, в течение которого изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, учитываются при публикации сведений о заявке, увеличен с 12 до 15 месяцев. Практическое значение: упорядочение формальностей.

Статья 1384 ГК РФ: изменен срок ответа на запрос – раньше было два месяца со дня получения запроса заявителем, теперь – три месяца со дня отправки запроса Роспатентом. Практическое значение: законодательной закрепление существующей практики. Роспатент теперь не будет принимать во внимание «косяки» Почты России. Для ведения переписки по заявкам целесообразно пользоваться электронным личным кабинетом.

Пункт 1 ст. 1385 ГК РФ: публикация сведений о заявке не производится, если до истечения 15 месяцев (раньше было 12 месяцев) с даты подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения. Практическое значение: упорядочение формальностей.

Пункт 2 ст. 1386 ГК РФ: уточнен состав действий при экспертизе по существу – дана ссылка на требования и условия, установленные п. 4 ст. 1349 ГК РФ, абз. 1 п. 1, п. 5 и п. 6 ст. 1350 ГК РФ (эти изменения носят уточняющий характер), и введена проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений теперь нужно готовить более тщательно.

Пункт 1 ст. 1387 ГК РФ: явно указано, что при недостаточном раскрытии сущности заявленного изобретения принимается решение об отказе в выдаче патента; шестимесячный срок ответа на решение экспертизы установлен со дня отправки запроса Роспатентом. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений теперь нужно готовить более тщательно. Кроме того, Роспатент теперь не будет принимать во внимание «косяки» Почты России. Для ведения переписки по заявкам целесообразно пользоваться электронным личным кабинетом.

Пункт 3 ст. 1387 ГК РФ: изменен срок подачи возражения на отказ в выдаче патента или признание заявки отозванной (раньше было 6 месяцев со дня получения решения заявителем, теперь – 7 месяцев со дня отправки решения Роспатентом) и срок запроса противопоставленных материалов (раньше было 2 месяца со дня получения решения заявителем, теперь – 3 месяца со дня отправки решения Роспатентом). Практическое значение: законодательной закрепление существующей практики. Роспатент теперь не будет принимать во внимание «косяки» Почты России. Для ведения переписки по заявкам целесообразно пользоваться электронным личным кабинетом.

Статья 1388 ГК РФ: заявитель вправе знакомиться со всеми относящимися к патентованию изобретений материалами, на которые ссылается Роспатент, за исключением документов неопубликованной заявки. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Статья 1389 ГК РФ: из статьи исключено упоминание доказательств уважительности причин, по которым не был соблюден срок необходимого действия заявителя. Практическое значение: упорядочение формальностей. Исключение упоминания доказательств не означает, что уважительность причин не требуется доказывать, поскольку Роспатент по-прежнему будет решать, уважительные они или нет.

Пункт 3 ст. 1392 ГК РФ: термин «денежная компенсация» заменен на термин «денежное вознаграждение». Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Полезные модели


Пункт 2 ст. 1351 ГК РФ: понятие уровня техники полезной модели теперь полностью совпадает с понятием уровня техники изобретения. Практическое значение: правовой режим полезной модели приближается к правовому режиму изобретения.

Пункт 3 ст. 1351 ГК РФ: в определении т.н. «изобретательского иммунитета» явно указано экспонирование полезной модели на выставке. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Пункт 5 ст. 1351 ГК РФ: в определении решений, не являющихся полезной моделью, дана уточняющая ссылка на п. 5 ст. 1350 и введено указание, что заявка касается указанных объектов как таковых. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 6 ст. 1351 ГК РФ: в определении объектов, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели, дана ссылка на п. 6 ст. 1350. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 1 ст. 1376 ГК РФ: заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели. Практическое значение: важное изменение – исключена возможность патентования одной заявкой группы полезных моделей.

Пункт 2 ст. 1376 ГК РФ: требования к содержанию заявки на полезную модель сделаны симметричными требованиям к содержанию заявки на изобретение (с учетом п. 1 ст. 1376 ГК РФ). Практическое значение: правовой режим полезной модели приближается к правовому режиму изобретения.

Пункт 1 ст. 1390 ГК РФ: уточнен состав действий при экспертизе полезной модели по существу – дана ссылка на требования и условия, установленные п. 4 ст. 1349 ГК РФ, абз. 1 п. 1, п. 5 и п. 6 ст. 1351 ГК РФ (эти изменения носят уточняющий характер), и введена проверка достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы полезных моделей теперь нужно готовить более тщательно.

Пункт 2 ст. 1390 ГК РФ: явно указано, что при недостаточном раскрытии сущности заявленного полезной модели принимается решение об отказы в выдаче патента; шестимесячный срок ответа на решение экспертизы установлен со дня отправки запроса Роспатентом. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений теперь нужно готовить более тщательно. Кроме того, Роспатент теперь не будет принимать во внимание «косяки» Почты России. Для ведения переписки заявкам целесообразно пользоваться электронным личным кабинетом.

Изобретения + полезные модели


Статья 1349 ГК РФ: в перечне объектов, которые не могут быть объектами патентных прав, явно указан клон человека, в пп. 4) дана уточняющая ссылка на пп. 1). Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 2 ст. 1358 ГК РФ: добавлен пп. 4) симметрично изменению в ст. 1350 ГК РФ относительно применения продукта или способа по определенному назначению. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 3 ст. 1358 ГК РФ: уточнены критерии признания использованным изобретения и полезной модели. Явно указано, что в отношении полезной модели не применяется доктрина эквивалентов. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Статья 1358.1 ГК РФ: введено понятие зависимого изобретения и зависимой полезной модели, определен их правовой режим. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Статья 1359 ГК РФ: явно указано, что повторный импорт, перепродажа и другие подобные действия не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 1 ст. 1378 ГК РФ: изменения в документы заявки (кроме изменения сведений об авторе и заявителе) по собственной инициативе теперь можно внести только один раз после получения результатов поиска, другие изменения возможны только по запросу экспертизы. К слову, такой порядок – обычная практика во многих странах. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений и полезных моделей теперь нужно готовить более тщательно.

Пункт 2 ст. 1378 ГК РФ: изменения в заявке будут проверяться на соблюдение требования единства изобретения (это законодательное закрепление существующей практики); для преодоления возражений экспертизы по новизне и/или изобретательскому уровню теперь не допускается указание произвольного дополнительного технического результата. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений и полезных моделей теперь нужно готовить более тщательно.

Статья 1379 ГК РФ: введена возможность взаимного преобразования заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Практическое значение: в реальной жизни может потребоваться в случае ошибочной подачи заявки с неправильным видом заявления (например, хотели подать заявку на изобретение, а подали на промышленный образец, хотя материалы заявки содержат все атрибуты заявки на изобретение – раньше такую заявку приходилось отзывать и подавать снова с потерей приоритета, а теперь можно ее преобразовать).

Пункт 3 ст. 1381 ГК РФ: при определении приоритета изобретения, полезной модели по дате подачи тем же заявителем более ранней заявки введено условие отсутствия государственной регистрации (т.е. выданного патента) по более ранней заявке. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункты 2 и 3 ст. 1382 ГК РФ: для полезных моделей установлен такой же правовой режим в отношении конвенционного приоритета, как и для изобретений. Практическое значение: правовой режим полезной модели приближается к правовому режиму изобретения.

Пункт п. 1 ст. 1382 ГК РФ: 12-месячный срок для принятия решения заявителями, одновременно подавшими заявки на идентичные изобретения, установлен со дня направления Роспатентом, раньше было – со дня получения заявителями. Практическое значение: Роспатент теперь не будет принимать во внимание «косяки» Почты России. Для ведения переписки по заявкам целесообразно пользоваться электронным личным кабинетом.

Пункт 2 ст. 1393 ГК РФ: решение о признании заявки отозванной из-за неуплаты пошлины за регистрацию и выдачу патента на изобретение или полезную модель не принимается в случае оспаривания решения о выдаче патента. Практическое значение: если после принятия Роспатентом решения о выдаче патента (это событие всем видно в реестре) и до выдачи патента от третьего лица поступило возражение против выдачи патента, то пошлину можно не платить до принятия решения по возражению.

Пункт 4 ст. 1393 ГК РФ: явно указано, что Роспатент вносит в выданный патент и в соответствующий реестр изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе, в том числе к наименованию, имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора, адресу для переписки. Практическое значение: раньше приходилось через суд принуждать Роспатент изменять ошибочные сведения об авторе.

Пункт 2 ст. 1395 ГК РФ: явно указано, что национальная заявка, по которой испрашивается приоритет международной заявки, не признается отозванной. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Пункт 1 ст. 1396 ГК РФ: явно указано, что пропущенный заявителем срок представления указанных документов может быть восстановлен при условии указания причин его несоблюдения. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер. Следует также отметить, что для восстановления пропущенных сроков по международным заявкам Роспатент применяет критерий «due care», т.е. заявителю необходимо указать уважительные причины пропуска и Роспатент может запросить доказательства их уважительности.

Пункт 1 ст. 1398 ГК РФ: причиной аннулирования патента может быть несоответствие требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники. Практическое значение: важное изменение – описания, чертежи и формулы изобретений и полезных моделей теперь нужно готовить более тщательно.

Пункт 2 ст. 1398 ГК РФ: явно указано, кто и куда должен подавать возражения против выдачи патента по разным основаниям. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Пункт 3 ст. 1398 ГК РФ: определены условия преобразования спорного изобретения в полезную модель; при этом приоритет и дата подачи заявки сохраняются. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 1 ст. 1400 ГК РФ: явно указано, что восстановление действия патента возможно не только по ходатайству лица, которому принадлежал патент, но и по ходатайству правопреемника этого лица. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 4 ст. 1400 ГК РФ: явно указано, что право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование либо были сделаны необходимые к этому приготовления. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Статья 1406.1 ГК РФ (будет введена в действие с 01 января 2015 г.): в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель правообладатель вместо возмещения убытков сможет требовать выплаты компенсации, размер которой устанавливается судом. Практическое значение: важное изменение – теперь не требуется трудоемкого расчета убытков; компенсацию, возможно, получить будет легче и быстрее, чем возмещение. Раньше компенсацию вместо возмещения убытков можно было требовать только в отношении объектов авторского права и смежных с ним прав, а также средств индивидуализации.

Изменения, касающиеся служебных изобретений и полезных моделей – см. здесь.

Договоры (отчуждения и лицензионные)


Пункт 3.1 ст. 1234 ГК РФ: не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если ГК не предусмотрено иное. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Пункт 5.1 ст. 1235 ГК РФ: не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 5 ст. 1234 ГК РФ: установлен тридцатидневный срок для ликвидации приобретателем исключительного права задолженности перед правообладателем, прежде чем правообладатель сможет отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 1.1 ст. 1236 ГК РФ: лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер – законодательно установлено значение этого параметра по умолчанию.

Пункт 4 ст. 1236 ГК РФ: установлено условие существенной задолженности и тридцатидневный срок для ее ликвидации, прежде чем лицензиар сможет отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Статья 1369 ГК РФ: явно указано на недействительность договора о распоряжении исключительным правом при несоблюдении письменной формы. Практическое значение: законодательное закрепление существующей практики.

Общие положения


Пункт 1 ст. 1232 ГК РФ: правообладатель обязан уведомлять Роспатент об изменении наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки правообладателя. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель. Практическое значение: если из-за изменения наименования, имени или адреса правообладателя его не удалось известить, например, о возникшем патентном споре, этот спор может быть рассмотрен без его участия и решение, весьма вероятно, окажется не в его пользу. То есть в этом случае существует риск потерять патент и даже не знать об этом до определенного времени.

Пункты 3-5 ст. 1250 ГК РФ: введено указание на обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие от ответственности за нарушение интеллектуальных прав, и право на регрессные иски (например, если нарушение возникло у потребителя по вине производителя). Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Пункт 6.1 ст. 1252 ГК РФ: в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Практическое значение: изменения носят уточняющий характер.

Статья 1253 ГК РФ: установлено условие наличия вины при нарушении исключительных прав для ликвидации юрлица или прекращения деятельности ИП. Практическое значение: усложнено вымогательство и «белое» рейдерство.

Статья 1254 ГК РФ: исключена возможность лицензиата требовать ликвидации юрлица и прекращения деятельности ИП при нарушении исключительных прав. Практическое значение: усложнено вымогательство и «белое» рейдерство.

Заключение


Здесь упомянуты лишь изменения, имеющие наибольшее практическое значение. Полная сводка изменений со ссылками на утратившие силу и вступившие в действие документы доступна в Консультанте-Плюс и других правовых базах. Если кто-то не сможет ее скачать, я готов поделиться этой сводкой в виде файла.
Tags:
Hubs:
Total votes 36: ↑35 and ↓1 +34
Views 13K
Comments Comments 2