Первое, с чем нужно изначально разобраться —

зачем вообще нужна торговая марка и когда ее стоит регистрировать?

Торговая марка, кроме того, что служит средством индивидуализации субъектов коммерческой деятельности на рынке, также поможет защитить ваши права на доменное имя в случае возникновения споров или претензий, является объектов интеллектуальной собственности, который можно внести в уставной капитал или же передать в пользование по лицензионному соглашению и использовать роялти в целях налогового планирования, или же передать право использования торговой марки по франшизе как один из составляющих ее объектов.

Сразу скажем, что однозначного ответа на вопрос «когда?» у нас нет. Ее можно регистрировать и когда вы только начинаете свою деятельность на рынке, или же когда существует уже налаженная система и бизнес. Важно помнить: лучше вложить средства в защиту обозначения перед введением товаров и / или услуг в торговый оборот, чем в дальнейшем потратить значительно больше для защиты своей продукции от недобросовестных конкурентов и дельцов от интеллектуальной собственности.

Во-вторых, необходимо понять,

какая торговая марка лучше будет защищать ваши интересы – словесная или изобразительная (логотип)

Клиенты часто обращаются к нам с данным вопросом и поэтому мы решили собрать в одном месте все „за” и „против”.

(1) Если у вас есть уникальное имя

Словесная торговая марка защищает значение слова (слов) отдельно от его графического дизайна.

Преимущества:

• Возможность запретить использование идентичного или похожего защищенного словесной торговой маркой названия. В этом случае имеет место фонетическая идентичность или однородность.

• Словесная торговая марка поможет защитить права на доменное имя, в котором используется защищенное название, в случае возникновения претензии третьих лиц.

• Ребрендинг – в случае изменения графического дизайна, словесная торговая марка также будет защищать новый логотип.

Недостатки:

• Трудность в получении правовой охраны. Товарный знак должен иметь отличительные черты и не быть схожим до степени смешения с другими уже зарегистрированными торговыми марками для таких же или однородных товаров/услуг.

• Если ваши конкуренты используют подобный графический дизайн с умышленными ошибками в словах или совершенно другими словосочетаниями (как показано на картинке ниже), в этом случае словесная торговая марка не сможет помочь вам защитить свои права.

(2) Если у вас есть уникальный логотип

Изобразительный товарный знак (комбинированный) защищает слово (слова) в их графическом уникальном изображении. Акцент делается именно на визуальной части товарного знака.

Преимущества:

• Возможность запретить использование конкурентами идентичной или схожей охраняемой изобразительной торговой марки графики. В этом случае, хотя сходство фонетическое и принимается во внимание, но акцент делается именно на графическом критерии.

• Получить правовую охрану на комбинированную торговую марку легче именно из-за графики, которая влияет на ее “отличительную способность”.

Недостатки:

• Ребрендинг – в случае изменения графического дизайна, комбинированная торговая марка не будет защищать новый логотип.

• В случае с товарными знаком, для которого единственным отличительным элементом является графика, объем правовой защиты не распространяется на сходные только фонетически торговые марки.

Может быть лучше зарегистрировать торговую марку в двух вариантах?

Многие крупные компании не хотят рисковать и регистрируют оба варианта торговой марки. Конечно, это связано с дополнительными расходами для компании, но это и обеспечивает полную защиту бренда по наиболее важным направлениям. Трудно предсказать, при регистрации торговой марки, какие нарушения могут произойти в будущем. Или же, как альтернатива, может быть зарегистрирована словесная торговая марка и промышленный образец (“design”).

Следующий шаг — необходимо

определиться с классами товаров и услуг, на которые будет распространяться правовая защита торговой марки.

В этом случае можно воспользоваться ресурсом TMClass и подобрать необходимые термины, наиболее точно характеризующие вашу коммерческую деятельность. Хотим обратить внимание, что по общему правилу все заявленные товары и услуги должны соответствовать Международной классификации товаров и услуг (т.н. Ниццкой классификации), однако практика EUIPO (European Union Intellectual Property Office) пошла дальше и сформировала более широкий гармонизированный список доступных для защиты товаров и услуг терминов.



Так, как мы видим из примера, термин “betting” является доступным в 16,41,36 классах для EUIPO, в 41,42 классах для USPTO (United States Patent and Trademark Office), в 41 классе для CIPO (Canadian Intellectual Property Office) и недоступен по Ниццкой классификации товаров и услуг. Поэтому рекомендуем каждый выбранный вами “термин” проверять на приемлемость каждым конкретным регистратором, чтобы избежать задержки в проведении экспертизы и отсрочки принятия решения по регистрации торговой марки.

Перед непосредственной подачей заявки необходимо также обязательно провести поиск на тождественность и однородность с уже существующими торговыми марками в однородных классах товаров и услуг, чтобы выявить возможные риски отказа в регистрации торговой марки. При этом можно использовать такие базы данных — eSearch, TMView.

Подача заявки

Здесь хотим обратить внимание, что выбор стратегии зависит от бизнес-интересов.

Если вам необходимо охватить правовой защитой все страны ЕС — самым оптимальным и экономным вариантом является подача заявки на регистрацию EUtm в EUIPO. Подача такой заявки онлайн обойдется в EUR 850 за один класс + EUR 50 за выбор второго класса + EUR 150 за каждый последующий дополнительный класс. При этом, в страны-нечлены ЕС можно подать отдельно по национальной процедуре регистрации (например, в USPTO (США) — USD 325 за класс, CIPO (Канада) — CAD 250).

Можно также подать международную заявку в соответствии с Мадридским протоколом — подача осуществляется через национальное ведомство страны заявителя с указанием других стран-участниц Протокола, в которых заявитель также хочет зарегистрировать торговую марку. Пошлина исчисляется в зависимости от количества выбранных стран на Калькуляторе пошлин и при выборе всех стран ЕС будет в разы превышать предложенный нами первый вариант регистрации.

После того, как заявка на регистрацию принята, вы можете законно использовать возле своей торговой марки маркировку.

Территория, на которую распространяется защита зарегистрированного обозначения, всегда указывается в охранном документе. Она может включать одно или несколько государств.

Срок действия регистрации на ТЗ в большинстве стран составляет 10 лет. При условии периодической уплаты соответствующих государственных сборов свидетельство может быть продлено на неограниченное количество лет.

NB! EUtm & Brexit

EUtm, зарегистрированные до 1 января 2021 года, будут автоматически перенесены в независимый реестр Великобритании. Если же торговая марка ЕС по состоянию на 1 января 2021 года будет находиться в режиме pending, на такую торговую марку дается льготный период в 9 месяцев, чтобы зарегистрировать ее отдельно в базе Великобритании с уплатой местных пошлин.